Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), Nestlé’nin KitKat dört parmak gofret şeklinden ibaret üç boyutlu marka tescilinin iptali talebine yönelik Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) kararını inceledi. ABAD, EUIPO tarafından verilen kararda Nestlé tarafından kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmaya ilişkin sunulan delillerin tüm Avrupa Birliği (“AB”) ülkelerini kapsamadığından bahisle, ispat için yetersiz olduğuna karar verdi. Sunulan deliller EUIPO tarafından tekrar incelenerek yeni bir karar verilecektir.

Nestlé, 2006 yılında KitKat dört parmak gofretini üç boyutlu marka olarak, EUIPO nezdinde tescil ettirmiş, 2007 yılında rakiplerinden Cadbury Schweppes markanın ayırt edici olmadığından bahisle hükümsüz kılınmasını talep etmiştir. Cadbury Schweppes’in satılması üzerine uyuşmazlığın tarafı Mondelez UK Holdings & Services (“Mondelez”) olarak değişmiştir.

EUIPO, yapmış olduğu incelemede Nestlé tarafından sunulan on AB ülkesinde gerçekleştirilen KitKat dört parmak gofret şeklinin ayırt edici olduğuna ilişkin anketlerin bu markanın AB genelinde ayırt edicilik kazandığının ispatı için yeterli olduğuna karar vererek 2012 yılında hükümsüzlük talebini reddetmiştir. Bunun üzerine Mondelez, EUIPO kararının iptali için Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Genel Mahkeme anketlerin yapıldığı ülkelerde üç boyutlu KitKat markasının kullanım sonucu anket sunulan ülkeler Danimarka, Almanya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Finlandiya, İsveç ve İngiltere bakımından ayırt edicilik kazandığını kabul etmiş, ancak anket yapılmayan Belçika, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz’deki hedef tüketicinin marka algısını değerlendirmemesinin isabetsiz olduğu gerekçesiyle EUIPO’nun kararının bozulmasına hükmetmiştir.

Gerek Nestlé gerekse de Mondalez’in temyiz talepleri üzerine, ABAD önüne giden davada Genel Mahkeme kararı yerinde bulunmuştur. ABAD, kullanım sonucu kazanılan ayırt ediciliğin ispatlanmasında her AB üyesi ülke için ayrı ayrı delil sunulması zorunluluğu olmadığını, ancak sunulan delillerin kazanılan ayırt ediciliğin tüm AB ülkeleri kapsamında geçerli olduğunu kanıtlar nitelikte olması gerektiği belirtilmiştir.

Karar uyarınca, örneğin; belirli mal ve hizmetler için; belirli üye ülkeler aynı dağıtım ağında gruplandırılmış ve özellikle pazarlama stratejileri açısından benzerse, aynı ülkeymiş gibi değerlendirilebilecektir. Bu tip aynı grup içerisinde bulunan bir ülkede kazanılan ayırt ediciliğe ilişkin delil gruptaki diğer ülkeler için de geçerli olacaktır.

ABAD, bu kararıyla ayırt ediciliğe haiz olmayan üç boyutlu markaların EUIPO nezdinde tescil edilebilmesi için tüm AB ülkelerinde kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanıldığını ispatlayacak delillerin sunulması gerektiğini ortaya koymuştur.

Karar uyarınca, EUIPO delilleri tüm AB ülkeleri uyarınca tekrar inceleyerek yeni bir karar verecektir. Mondelez ile16 yıldır devam eden savaşı kaybeden Nestlé’nin ulusal düzeyde mücadelesine devam etmesi beklenmektedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle üç boyutlu markalar Türkiye’de açıkça kanuni dayanağa kavuşmuştur. Ülkemizde de kelime unsuru içermeyen üç boyutlu markaların ayırt ediciliği tartışmalı olup, ayırt ediciliğin ispatı için sunulacak deliller önem taşımaktadır.

25 Temmuz 2018 tarihli ABAD kararın tam İngilizce tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.