Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK“) yürürlüğe girmesiyle, markaya dayalı yapılan itirazlar bakımından EUIPO ve birçok ülkede uygulanmakta olan kullanım ispatı uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla başvuru sahibinin talebi üzerine itiraz gerekçesi markanı kullanımının ispatlanması zorunluluğu getirilmiştir. Başvuru sahibinin talebi üzerine itiraza mesnet markasını başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunamayan itiraz sahibinin itirazı SMK’nın 6/1 maddesinde düzenlenen karıştırma ihtimali gerekçesi kapsamında reddedilecektir.
Kullanım ispatına ilişkin deliller ilgili bildirim tebliğ alındıktan sonra 1 ay içinde sunulmalıdır. Bu sürenin kısa olması ise özellikle yabancı itiraz sahiplerinin, Türkiye’deki kullanıma ilişkin delil sunması gerektiği hallerde sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle marka yayımına itiraz yapılırken hangi mesnet markaların kullanım ispatı talebine konu olduğu tespit edilerek bu markalara ilişkin kullanım delillerinin hazırlanmaya başlanması tavsiye edilmektedir.
Kullanım ispatı yaklaşık 4 yıldır uygulanıyor olmasına rağmen, SMK kapsamında sunulması gereken delillere ilişkin açık hüküm bulunmaması nedeniyle marka sahipleri bu delillerin niteliği konusunda halen sorun yaşamaya devam etmekte ve gerekli delillerin sunulamaması nedeniyle hak kaybına uğramaktadır.
Kullanım İspatı için Sunulabilecek Deliller:
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2017 yılında yayımlanan Kullanım İspatı Kılavuzu uyarınca itiraz sahiplerinin itiraza mesnet markalarının kullanımını ispat etmeye ilişkin aşağıda belirtilen delilleri sunabilecektir:
- Faturalar,
- Katalog, fiyat listesi ve ürün kodları,
- Ürün ambalaj ve tanıtım örnekleri,
- Reklam, tanıtım, promosyon, pazar araştırması, kamuoyu araştırması
- Markalı mal veya hizmetin cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları, kazandığı ödüller gibi ticari bilgiler.
- Deliller hakkında açıklama içeren beyanlar
Sunulması gereken başlıca deliller bunlar olmakla birlikte, genel olarak markanın kullanımını gösteren ve tarih belirten her çeşit delil sunulabileceği kabul edilmektedir. Sunulan deliller çevrimiçi sisteme yüklenmekte olup yalnızca itiraz taraflarınca görüntülenebilmektedir.
Delillerle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
- Sunulan deliller üzerinde ispat edilen markaya yer verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda markanın ayırt edici karakterini değiştirmeyen kullanımlar geçerli kabul edilecektir. Örneğin, ayırt ediciliği haiz olmayan kelime ve şekillerin markaya eklenmesi ya da çıkarılması suretiyle markanın kullanımı geçerlidir.
- Delillerin sayısına ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Önemli olan söz konusu delillerin itiraza konu marka başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde ciddi biçimde kullanıldığının ispat edilebilmesidir. Bu kapsamda delillerin tarih içermesi ve bu tarihlerin söz konusu 5 yıla dağılması büyük önem arz etmektedir.
- Direkt markayı taşıyan ürün veya hizmetin satışını gösteren faturalar bu kapsamda en güçlü delil olarak kabul edilmektedir. Ne kadar fatura sunulması gerektiği ürün veya hizmetin niteliğine göre değişmektedir. Örneğin günlük alışverişi yapılan ürünlerde daha çok fatura sunulması gerekirken, pahalı ve günlük alışverişi yapılmayan ürün ve hizmetlerin satışı daha az yapıldığı için daha az fatura sunulması yeterli olabilecektir. Eğer mümkünse, 5 yıllık süre içinde ay başına 10 adet fatura sunulması yeterli olacaktır.
- Kullanımın marka sahibiyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Eğer deliller üzerinde markayı kullanan 3. bir kişi olarak gerekiyorsa bu kişiyle marka sahibi arasındaki ilişkinin ispatlanması gereklidir. Bu kapsamda lisans ve distribütörlük sözleşmeleri gibi marka kullanım hakkı veren sözleşmelerin sunulması mümkündür. Eğer marka sahibi ve markayı kullanan şirket bağlı şirketse mümkünse şirket kayıtlarının sunulması gerekmektedir. Resmi bir belgeyle şirketler arasındaki ilişkinin ispatlanamadığı durumlarda markayı kullanan şirket tarafından taraflar arasındaki ilişkiyi izah eden bir beyan sunulması mümkündür. Bu tarz beyanlara ilişkin bir geçerlilik şartı bulunmamakla birlikte noter onaylı bir beyan ispata daha elverişli olacaktır.
- İtirazın kullanımın ispatlandığı mal ve hizmetler bakımından dikkate alınacağı hususu da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda itiraza mesnet markanın tescilli olduğu mal ve hizmetler üzerinde kullanıldığının ispatı gerekmektedir. Kullanım yalnızca bir takım mal ve hizmetler bakımından ispat edilebilirse itiraz o mal ve hizmetler dikkate alınarak incelenecektir.
Kullanımın yeterli delillerle ispatlanmaması sonucunda itirazın en önemli gerekçelerinden olan karıştırma ihtimali kapsamında reddedileceği göz önüne alındığında marka sahiplerinin gerekli ve yeterli delillerin toplanması konusunda azami özeni göstermesi gerekmektedir.
